职务发明报酬计算依据的确定

  这是一起职务发明报酬纠纷案，职务发明设计人只能主张专利权有效期内的报酬，专利权被宣告无效，不当然免除专利权人的报酬支付义务；作为零部件的专利在产品中的技术贡献率，可作为确定所应用之专利对应收益的计算依据；报酬计算的提取比例，可在法律规定的下限基础上视情调高。

  原告翁立克在被告上海浦东伊维燃油喷射有限公司（以下简称伊维公司）任职期间，先后参与研发完成了“P7N型喷油泵总成”和“PE型喷油泵总成”科技成果，其中含有“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”、“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”2项职务发明（专利号分别为ZL01238898.X和ZL01238896.3，专利证书上所列设计人均为翁立克），2001年4月17日伊维公司的母公司上海柴油机股份有限公司（以下简称上柴公司）向国家知识产权局申请了专利并于次年1月23日取得授权。2003年11月1日，上柴公司与伊维公司签订合同将涉讼专利无偿转让给伊维公司。2003年11月4日，伊维公司（许可方）与案外人上海电装燃油喷射有限公司（被许可方，以下简称电装公司）签订了《P7.PE型柴油喷射泵技术转让协议》，该协议所涉P7型柴油喷射泵（以下简称P7泵）中应用了1项专利“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”，PE型柴油喷射泵（以下简称PE泵）中应用了涉讼的2项专利。电装公司依据上述协议应向伊维公司支付人民币250万元的入门费和产品净售价4%的技术提成费。

  2005年7月7日，专利复审委员会受理了电装公司对ZL01238898.X和ZL01238896.3专利权提出的无效宣告请求。2005年12月23日，专利复审委员会以不具有新颖性为由作出宣告上述2项专利权全部无效的决定，所依据的证据是电装公司提交的伊维公司于1999年8月31日向上柴公司开具的增值税专用发票及上柴公司的装配明细表。

  上海市科技咨询服务中心根据法院委托，就涉讼专利在相关喷油泵总成中的技术比重（即涉讼专利从技术角度分析在相关喷油泵总成中作用的量化）问题进行了技术鉴定，该项鉴定将喷油泵总成整体技术分为引进技术、群体自主开发技术和自主开发取得知识产权的专利技术，检验判定的结论为：含有“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”一项专利的喷油泵总成整体技术中，引进技术的技术贡献率约占50%，在消化、吸收引进技术过程中群体自主开发技术的技术贡献率约占45%，ZL01238898.X实用新型专利的技术贡献率约占5%；含有“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”两项专利的喷油泵总成整体技术中，引进技术的技术贡献率约占40%，在消化、吸收引进技术过程中群体自主开发技术的技术贡献率约占50%，ZL01238898.X和ZL01238896.3两项实用新型专利的技术贡献率约占10%。

  就P7泵和PE泵总成技术在伊维公司与电装公司于2003年11月4日签订的《P7.PE型柴油喷射泵技术转让协议》所涉全部转让/许可内容中的技术比重问题，上海市科技咨询服务中心出具了《补充鉴定报告书》，报告认为创造P7泵和PE泵价值的诸要素主要为技术（设计、工艺）、制造、管理三方面，总成技术则包括技术（设计、工艺）和制造两个方面，其中涉讼两项专利应归结为协议合同产品的设计技术范畴，在对协议附件Ⅲ“技术情报”内容做具体分析的基础上，补充检验判定的结论为：P7泵和PE泵总成技术在协议所涉全部转让内容中的技术比重为70%左右；管理体系在协议所涉全部转让内容中的比重为30%左右。

  原告认为，其系“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”的唯一发明人，对于使用了1项专利的科技成果，专利在“P7N型喷油泵总成”中的技术贡献率至少为50%，对于使用了2项专利的科技成果，该2项专利在“PE型喷油泵总成”中的技术贡献率至少为70%，被告伊维公司、上柴公司应当从已收取的专利使用费中提取不低于30%的比例作为职务报酬支付给原告，故请求法院判令两被告向原告支付截止2007年4月的两项职务发明创造专利许可使用费之职务报酬人民币200万元。

  被告伊维公司、上柴公司共同辩称：1.涉讼专利不是原告在被告伊维公司任职期间完成的，而是由被告上柴公司的有关人员在1994年完成的，伊维公司许可案外人使用专利自然无需向其工作人员支付报酬；2.被告上柴公司转让专利未获任何利益，且这两项专利已是无效专利，不应向原告支付报酬；3.两项专利只是相关喷油泵总成中的零部件，其在喷油泵总成中的贡献度为3.65%，故原告所主张的报酬金额是不合理的。

  一审法院认为，原告翁立克是“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”实用新型专利的设计人，有权就该两项职务发明创造主张合理的报酬。被告伊维公司许可案外人电装公司实施以上描述的专利收取了使用费，应从中提取特殊的比例作为报酬支付给原告。至于被告上柴公司是不是应承担连带责任，一方面上柴公司于2003年11月1日与伊维公司签署协议将涉讼专利无偿转让的实质是解决知识产权实际归属问题，且原告也主张涉讼职务发明是在伊维公司任职期间完成的，另一方面与案外人电装公司就包括专利在内的技术许可使用签订协议的是伊维公司，从中获取收益的也是伊维公司，基于以上两点原因，原告要求上柴公司承担报酬支付的连带责任于法无据。

  据此，依照《中华人民共和国专利法》第十六条、第四十七条、《中华人民共和国专利法细则》第七十六条的规定，判决：一、被告上海浦东伊维燃油喷射有限公司应于本判决生效之日起十日内从许可上海电装燃油喷射有限公司实施专利号为ZL01238898.X“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和专利号为ZL01238896.3“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”两项实用新型专利所收取的使用费中提取人民币276，461.57元作为报酬支付给原告翁立克；二、原告翁立克的其余诉讼请求不予支持。

  翁立克不服一审判决，向二审法院提起上诉，其上诉的主要理由是：第一，《技术鉴定报告书》与《补充鉴定报告书》不具可靠性和合理性。30％的“提取比例”只是普通情况下所适用的提取比例，鉴于本案的真实的情况，提取比例能更加进一步提高至50％，甚至更高。第二，一审判决没有查清涉案技术转让费（提成费）是否纳税以及免税的情况，致使计算基数有误。第三，一审判决认定要求上柴公司承担相应阶段职务报酬支付之连带责任的诉求“于法无据”，属于适用法律不当。第四，因伊维公司与上柴公司的责任致使涉案专利权被宣告无效，造成预期利益损失，“计算报酬时间段”应延伸至涉案专利权的届满期限2011年4月。

  伊维公司亦不服一审判决，向二审法院提起上诉称：第一，涉案专利权已经无效，伊维公司不应支付相关报酬。第二，一审判决报酬按30％提取不合理。

  二审法院经审理认为，一审法院委托上海市科技咨询服务中心对涉案技术问题进行检验确定，程序合法，鉴定专家在充分听取各方当事人的意见、全面查阅了各方当事人提供的与鉴定相关的材料，并结合鉴定专家的专业相关知识与经验，所得出的检验判定的结论应予以采信。翁立克并未提供其所称免税事项所涉及的审核方面的证据；况且，即使如翁立克所主张，伊维公司享受了相应的税收优惠，考虑到一审法院已经将专利使用费提取比例调高到30％，翁立克以是否纳税以及免税的情况未查清为由，要求增加其专利使用费提取数额的主张，法院不予支持。一审法院已经充分地论述上柴公司不应当与伊维公司承担连带责任的事实与理由，翁立克在二审期间并未提出新的事实与理由。上诉人要求“计算报酬时间段”应延伸至涉案专利的届满期限2011年4月，以求对预期利益进行分成，没有法律依据，法院不予支持。

  本案不存在专利权人伊维公司的恶意给被许可人电装公司造成损失的情形，根据专利法的规定，伊维公司并无义务返还被许可人电装公司在涉案专利权被宣告无效之前已经收取的专利使用费，故上诉人伊维公司关于涉案专利权已经无效，伊维公司不应支付相关报酬的上诉理由不能成立。一审判决根据本案的详细情况，适当调整专利使用费分成比例，并未滥用自由裁量权。

  根据相关法律规定，专利权人一般在两种情况下应当从中提取特殊的比例作为报酬支付给职务发明设计人，一是专利权人自行实施发明创造专利后获得了利润（税后），二是专利权人许可他人实施专利收取了使用费（税后）。因此，审理此类案件必须确定以下几方面的内容：计算报酬的时间段、该时间段内已产生的利润或已收取的使用费、提取比例。当专利产品并不是一个可以单独出售而仅仅是某一完整产品中的零部件时，则还牵涉到该零部件在完整产品中技术贡献率的确定问题。

  一、职务发明设计人只能主张专利权有效期内的报酬，专利权被宣告无效，不当然免除专利权人的报酬支付义务。

  一般情况下，职务发明设计人所能主张的是专利权有效期内的报酬，故从专利申请日起若有利润或使用费产生，专利权人都应向发明设计人结算报酬。本案中，原告主张自涉讼专利被许可实施开始至2007年4月的报酬。对此，法院认为，涉讼两项专利权已于2005年12月23日被宣告无效，在无证据表明该两项专利仍处于有效法律状态的情况下，原告只能要求被告伊维公司支付专利权被宣告无效前基于专利许可使用费的收取所应提取的相应报酬。

  此外，被告以宣告无效的专利权视为自始即不存在为由认为不应向原告支付专利报酬。然而，《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第四十七条第二款规定，宣告专利权无效的决定，对已经履行的专利实施许可合同，不具有追溯力。也就是说，专利权人在专利权被宣告无效前所收取的许可使用费是不需要退还的，被告欲以专利无效之事实免除自己向原告支付职务发明报酬的意见不能成立。

  二、作为零部件的专利在产品中的技术贡献率可作为确定所应用之专利对应收益的计算依据。

  当专利本身是一个完整产品时，计算报酬只需查明该产品的许可使用费（税后）即可，但当专利仅仅是一个完整产品的某个组件且不能单独出售时，就必须在查明完整产品许可使用费的同时确定专利在该产品中的技术比重，据此才能确定专利被应用中所对应之收益。技术比重系业内对技术贡献率的一种量化，这能够最终靠技术评估或鉴定的方式予以认定。

  就本案而言，首先，从《P7.PE型柴油喷射泵技术转让协议》相关条款分析，被告伊维公司依协议所收取的款项之对价为技术情报及相关权利，而协议附件Ⅲ所列“技术情报”内容又不完全都是合同产品P7泵和PE泵总成技术直接对应之载体，依据补充检验判定的结论所确定的比重，被告伊维公司收取的合同款项中的70%左右才是与喷油泵总成技术许可相关的使用费；其次，由于涉讼专利只是喷油泵总成技术中的一部分，那么应当再依据专利在P7泵或PE泵中的技术贡献率来确定喷油泵总成技术的许可使用费中与专利相关的费用，依鉴定报告结论，P7泵总成技术许可使用费中的约5%为该产品所应用之专利“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”对应之收益，PE泵总成技术许可使用费中的约10%为该产品所应用之两项专利对应之收益；最后，有关规定法律、法规已明确规定计算报酬的基数是税后收益，且在伊维公司与电装公司的协议中也约定税款由许可方伊维公司自行缴纳，原告提出的减免税情形又缺乏证据予以佐证。综上分析，涉讼专利报酬的计算基数应将被告伊维公司收取的协议款项纳税后乘以70%，再乘以专利在合同产品中技术贡献率，以此方式计算至2005年底之前，被告伊维公司许可电装公司在P7泵中使用“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”专利所获得的税后净收益为168,104.69元，许可电装公司在PE泵中使用涉讼两项专利所获得的税后净收益为753,433.86元。

  《中华人民共和国专利法细则》（以下简称《专利法细则》）第七十六条规定：“被授予专利权的国有企业事业单位许可其他单位或个人实施其专利的，应当从许可实施该项专利收取的使用费纳税后提取不低于10%作为报酬支付发明人或者设计人。”法院认为，该细则只是确定了一个最低比例，具体取值多少应视具体案情而定。本案中，法院注意到，在原告提起诉讼不久，电装公司即向专利复审委宣告涉讼专利权无效，且所依据的证据持有人应为本案两被告，暂且不论存在关联关系的两被告之间的销售事实是否足以否定专利新颖性的问题，从被告伊维公司在收到无效宣告请求审查决定后3个月内未能采取比较有效措施挽救专利权的消极行为来看，无效宣告事实的发生显然事出有因，其后果直接致使原告根据涉讼专利在专利权期限届满之前继续被推广应用所产生的经济效益而主张报酬的权利行使不能，考虑到这一因素，法院认为可以将提取比例适当调高至30%。